一、相關(guān)法條：
同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人申明放棄該實用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)。
二、該法條涉及的問題
問題一：在發(fā)明新型同時申請的時候，只能放棄實用新型以獲得發(fā)明專利權(quán)嗎？
問題二：同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權(quán)已經(jīng)終止，那么是否可以授予發(fā)明專利權(quán)？
問題三：如果不可以，應(yīng)該如何處理以獲得發(fā)明的專利權(quán)？
三、具體解析
1、針對問題一：在發(fā)明新型同時申請的時候，只能放棄實用新型以獲得發(fā)明專利權(quán)嗎？
主要分兩種情況：（1）因為發(fā)明保護范圍大、保護時間長、專利權(quán)相對穩(wěn)定，如果客戶認(rèn)為專利技術(shù)較好、要求保護范圍，則建議放棄實用新型；（2）如果客戶要求專利數(shù)量，例如申請高新技術(shù)企業(yè)等，則可以通過修改發(fā)明獲得專利權(quán)。
2、針對問題二：同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權(quán)已經(jīng)終止，那么是否可以授予發(fā)明專利權(quán)？
（1）官方意見：
必須要滿足以下全部條件才能放棄實用新型授權(quán)發(fā)明：
①同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利；
②先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止；
③申請人申明放棄該實用新型專利權(quán)。
（2）原因分析
專利權(quán)因保護期限屆滿或者專利權(quán)人放棄專利權(quán)等導(dǎo)致專利權(quán)終止的，只是表明該項專利權(quán)自此以后不再受法律保護了，但并不能否定該項專利權(quán)的合法性，因此該項專利權(quán)在此前所發(fā)生的一切法律關(guān)系都是有效的。
重復(fù)授權(quán)：
按照最高法的解釋，“專利法上的禁止重復(fù)授權(quán)，是指同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能有兩項或者兩項以上的處于有效狀態(tài)的專利權(quán)同時存在，而不是指同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能被授予一次專利權(quán)”。
專利權(quán)終止僅表明權(quán)利人不能再就該技術(shù)向他人行使該專利權(quán)，但是專利權(quán)的合法性依舊存在。如果此時對發(fā)明也授權(quán)專利權(quán)，就會導(dǎo)致同樣的發(fā)明創(chuàng)造授權(quán)了兩項專利權(quán)，導(dǎo)致重復(fù)授權(quán)。
捐獻原則：
如果已經(jīng)在先權(quán)利已經(jīng)終止，則在先權(quán)利中記載的內(nèi)容已被社會公眾所知，如果針對相同的技術(shù)方案再次授權(quán)則違反捐獻原則。
社會公眾有可能已經(jīng)實施或者已經(jīng)做好實施該技術(shù)方案的準(zhǔn)備，如果此時授權(quán)在后專利權(quán)，對于社會公眾是不公平的。
但是，有的人認(rèn)為：在多數(shù)情況下專利權(quán)的終止會導(dǎo)致該技術(shù)進入公有領(lǐng)域，但作為一種排他權(quán)的專利權(quán)，其終止僅表明權(quán)利人不能再就該技術(shù)向他人行使該專利權(quán)，并不表示在該技術(shù)上已經(jīng)不存在任何其他權(quán)利，不能得出一項專利權(quán)一旦終止有關(guān)技術(shù)就進入了公有領(lǐng)域的結(jié)論。如從屬專利在期限屆滿前的終止并不意味著從屬專利技術(shù)就當(dāng)然進入公有領(lǐng)域，如果基本專利仍然有效存在，他人仍然不能自由實施該從屬專利技術(shù)。在允許同一申請人對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的情況下，申請人應(yīng)審查要求放棄一項在先的實用新型專利權(quán)時，該發(fā)明專利申請?zhí)幱谂R時保護期，也不能認(rèn)為有關(guān)技術(shù)已經(jīng)進入公有領(lǐng)域，這也不會對社會公眾造成不公。
任何理性的市場經(jīng)營者不僅應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到某一項專利權(quán)的終止并不當(dāng)然意味著其可以自由使用所涉及的專利技術(shù)，而且應(yīng)當(dāng)能夠注意到本領(lǐng)域所有已經(jīng)公開的專利文件，而不能僅關(guān)注某一份文件即下結(jié)論并據(jù)此魯莽行事。針對c點的論述，大家仁者見仁智者見智。
綜上所述，如果同日申請的相同實用新型專利權(quán)之前已經(jīng)終止，則發(fā)明不能授權(quán)。這里說的“不能授權(quán)”是不能直接授權(quán)。
3、針對問題三：如果不可以，應(yīng)該如何處理以獲得發(fā)明的專利權(quán)？
前面提到專利權(quán)終止有兩種情況：（1）專利權(quán)因保護期限屆滿；（2）專利權(quán)人放棄專利權(quán)等導(dǎo)致專利權(quán)終止。
其中，專利保護期限為10年或者20年，保護期限不可延長，因此針對第一種情況專利權(quán)不可恢復(fù)。針對第二種情況，專利權(quán)人放棄專利權(quán)等導(dǎo)致專利權(quán)終止的情況包括可恢復(fù)或者不可恢復(fù)的專利權(quán)。
其中，針對可恢復(fù)的專利權(quán)，例如，未交年費等情況，如果是因未交年費導(dǎo)致的專利權(quán)終止，會有6個月的恢復(fù)期，只要交上對應(yīng)的年費和滯納金，就可以恢復(fù)專利權(quán)，恢復(fù)后的權(quán)利在后續(xù)如何處理，與問題1的情況相同，在此不再贅述。
針對不可恢復(fù)的專利權(quán)，只能通過修改發(fā)明的權(quán)利要求（同問題1的第二種答復(fù)情況類似）。
四、最終結(jié)論
實用新型專利權(quán)尚未終止的情況下，可通過放棄實用新型或者修改發(fā)明的權(quán)利要求獲得發(fā)明專利權(quán)；
實用新型專利權(quán)已經(jīng)終止的情況下，部分可恢復(fù)實用新型專利權(quán)，恢復(fù)后可通過放棄實用新型或者修改發(fā)明獲得發(fā)明專利權(quán)；不可恢復(fù)的專利權(quán)只能通過修改發(fā)明的權(quán)利要求獲得發(fā)明專利權(quán)。
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作者：高沃知識產(chǎn)權(quán) 專利代理人程華
